随着市场竞争加剧和消费者需求日益多样化,企业需要通过创新产品品类来增加市场竞争优势,商品细分成为市场经济发展的趋势,很多在我们的认知里属于同一类的商品实际上是外延没有重合的概念关系。实践中,存在企业实际经营的商品与注册商标核定使用的商品不一致的情况。
根据《商标法》及相关规定,注册商标的专用权,以核准注册的商标和核定使用的商品为限,商标注册人负有规范使用注册商标的法定义务,不规范使用注册商标主要有两种情形,一是改变注册商标标志;二是超出核定使用商品范围的使用。不规范使用注册商标可能导致注册商标被撤销的风险,本文主要探讨商标撤销案件中,在超出核定使用商品范围但与核定使用商品相类似的商品上的使用能否被认定为对注册商标的使用进而维持注册商标的注册呢?以下案例将分享法院对此问题的裁判观点:
典型案例
(2021)京行终5413号关于第15455297号“Tororo”商标撤销复审案件行政判决书。
一审法院认为:诉争商标申请人于指定期间内在“蛋糕、甜品”等商品上对诉争商标进行了商标法意义上的使用,鉴于“蛋糕、甜品”等商品与诉争商标核定使用的“谷粉制食品、布丁”等商品在消费群体、功能用途等方面相近,构成类似商品,故在案证据可以证明速太尔公司于指定期间对诉争商标在核定使用的谷粉制食品、布丁等商品上进行了商标法意义上的使用。
北京市高级人民法院认为:商标专用权的有效维持,应当以其核定使用的商品或服务为限,即商标注册人应当于指定期限内,在其核定使用的商品或服务上进行有效使用,才能确保其商标专用权不被依法撤销。
因此,在对诉争商标是否能够维持在其核定使用商品或服务的专用权进行认定时,应当结合其实际使用行为所具体指向的商品或服务与诉争商标核定使用的商品或服务是否相同,从而作出判断。
若诉争商标核定使用存在多个商品,并不要求商标专用权人必须具体在每个商品上均进行使用,只要商标专用权人能够证明在其指定使用的某个商品上进行了真实、合法、规范、公开、有效地进行使用,在与该商品类似的商品上亦可以维持商标专用权的有效,此种制度的考量是为了避免过分加重商标专用权人的使用负担,并且亦是对当前商品流通领域中诸多具体商品存在组合销售的考量。
然而,对类似商品的认定,应当严格按照商品的功能、用途、生产部门、消费渠道和消费群体进行判断,更多的从商品物理的客观属性进行认定。因为在撤销三年不使用撤销制度下去考量“类似商品”,是从鼓励商标专用权人积极使用的目的出发,并非以商标禁用权的视角,考虑造成商品或者服务来源混淆的目的进行分析,故不同制度下基于法律价值归宿点的差异,应当予以区分。
因此,北京市高级人民法院最终作出改判判决,认定“蛋糕、甜品”并非诉争商标核定使用的商品,且与“可可;茶;茶饮料;方糖;谷粉制食品;布丁”等商品在功能、用途等方面存在一定差异,同时各商品均为《类似商品和服务区分表》中的规范商品名称,彼此亦不存在明显的上下位商品名称关系,故“蛋糕、甜品”商品与“可可;茶;茶饮料;方糖;谷粉制食品;布丁”等商品并不属于同一种商品。因此,原审判决基于诉争商标标志在“蛋糕、甜品”商品上的使用,并以“蛋糕、甜品”与诉争商标核定使用的“谷粉制食品;布丁”构成类似商品,进而认定诉争商标在核定使用的“谷粉制食品、布丁”等商品上进行了商标法意义上的使用,并维持诉争商标的注册,显然缺乏事实和法律依据。二审法院对此予以纠正。
结合上述案例中的法院裁判观点以及现行《商标审查审理指南》的相关规定,商标注册人应当在核定使用的商品上使用注册商标,商标注册人在核定使用商品之外的类似商品上使用其注册商标,不能视为对其注册商标的使用。因此,即便实际使用的商品与核定使用商品构成类似商品,也不能维持诉争商标的注册。
对此,为避免因商标注册人对注册商标在超出核定使用商品范围上进行不规范使用而导致注册商标被撤销的风险,建议如下:
1、商标注册申请人在申请注册商标时,应当对自己实际使用的商品性质和《类似商品和服务区分表》中的商品名称进行准确理解,根据自己实际使用的商品选择区分表中相应的商品名称,同时要注意涵盖外延更广的上位概念商品名称,切忌仅选择虽然类似但本质不同的商品名称。
2、商标注册人在实际经营过程中,若希望将商标用于新的商品或服务上时,应当及时向商标局提出新的注册申请。