从“SEPHORA”商标再获驰名商标跨类保护谈“驰名商标保护记录”效力延及作用
2024-07-25 商标 禄珊

“驰名商标保护记录”对商标能否再获驰名商标跨类保护具有重要的参考价值。在商标异议、无效宣告等案件中处理过程中,要结合案件具体情况,重视驰名商标保护记录证据的收集和整理,以便充分发挥“驰名商标保护记录”效力延及作用,进而维护好驰名商标权利人的合法权益。

接下来小编就正理知识产权代理的丝芙兰(SEPHORA)对第43930700号“SEPHORA BABY”商标异议案深入分析如何充分利用“驰名商标保护记录”这一类型的证据依据《商标法》第十三条第三款对驰名商标再次成功请求跨类保护。

【案情摘要】

第43930700号“SEPHORA BABY”商标,指定使用在第11类“电灯;舞台灯具;汽车灯;电热水壶;冷冻机;风扇(空气调节);水龙头;沐浴用设备;打火机;电暖器”商品上,于2022年03月13日初审公告。

异议人丝芙兰(SEPHORA),在法定期限内对上述商标提起了异议申请。国家知识产权局经审理后,依据《商标法》第十三条第三款规定对上述商标作出了不予注册的决定。 

【国知局裁定】

本案中,异议人提供的北京知识产权法院作出的(2016 )京73行初3064号行政判决书和北京市高级人民法院作出的(2019 )京行终3989号行政判决书等证据材料可以证明,异议人注册并使用在"化妆品零售服务(即替他人推销服务) "服务上的第G749589号"SEPHORA" 商标曾获《商标法》第十三条保护,被异议商标显著识别部分"SEPHORA" 与异议人该商标字母构成相同,已构成对异议人知名商标的抄袭、摹仿,若核准被异议商标注册使用在其指定商品上易误导公众,致使异议人的利益可能受到损害。

依据《商标法》第十三条第三款、第三十五条规定,我局决定:第43930700号"SEPHORA BABY" 商标不予注册。

【案件评析】

根据《商标法》第十四条的规定“认定驰名商标应当考虑下列因素:(四)该商标作为驰名商标受保护的记录”。《商标审查审理标准》2021版本下编第十章5.5“驰名商标持有人再次请求驰名商标保护”规定“请求保护的商标具有曾被作为驰名商标受保护记录的,如驰名商标持有人已提交该商标作为驰名商标予以保护时的驰名状态延及本案的证据,其再次请求驰名商标保护的范围与已被作为驰名商标予以保护的范围基本相同,且对方当事人对该商标驰名尤异议,或者虽有异议,但异议理由和提供的证据明显不足以支持该异议的,可以根据该保护记录,结合相关证据,给予该商标驰名商标保护”

根据以上规定,虽然驰名认证遵循“个案认定原则”,但曾经的驰名认证和累积的知名度从一定程度上也会延及至目前请求认证驰名保护的案件。本案中,丝芙兰自2005年进入中国市场以来,经过长期不间断宣传和使用,其影响力不断持续增强,其知名度早已深入人心,并一直延续至今。并且,国家知识产权局和法院多次认定“SEPHORA”商标为“化妆品零售”领域的驰名商标。

结合上述异议决定内容“异议人提供的北京知识产权法院作出的(2016 )京73行初3064号行政判决书和北京市高级人民法院作出的(2019 )京行终3989号行政判决书等证据材料可以证明,异议人注册并使用在"化妆品零售服务(即替他人推销服务) "服务上的第G749589号"SEPHORA" 商标曾获《商标法》第十三条保护”,很显然国家知识产权局在处理本案时参考了以往“SEPHORA”作为驰名商标的保护记录,并认定被异议商标的注册和使用会给消费者造成“产品产源”混淆,致使害异议人利益受损。据此,国家知识产权局决定被异议商标不予注册。

事实上,针对“引证商标作为驰名商标受保护的记录”这一种类证据,国知局和法院在多个判例中也认定了此类证据对当前诉争案件中引证商标能否再次请求驰名商标认证具有重要参考价值。例如我所代理的第3类第54607853号“曼妮芬”商标、第21类第56530189号“曼妮芬”商标、第26类第56900051号“曼妮芬 MANIFORM”和第第25类第54477289号“浪曼妮·芬华 ”商标的异议决定书中,国知局均认定“异议人在先注册并使用在“内衣”商品上的“曼妮芬MANIFORM M及图”商标曾获《商标法》第十三条保护。被异议商标与异议人引证商标在文字构成、呼叫、整体外观等方面相近,被异议商标的注册使用易误导公众,致使异议人利益可能受到损害”。

接下来我们再来看两个案例:

案例一

山东省青岛市中级人民法院在第(2021)鲁02民初1856号判决中认定“早在2011年12月27日,原商标评审委员会即在商评字[2011]第35636号异议复审裁定书中认定爱马仕国际的第1708652号商标在2002年8月20日之前已在第18类箱包、皮具等商品上构成驰名商标。

2014年北京市高级人民法院在(2013)高行终字第1992号行政判决书中认定爱马仕国际第1708652号商标在2004年4月22日之前已在第18类箱包、皮具等商品上达到驰名程度,构成驰名商标。2017年1月19日,北京知识产权法院在(2015)京知行初字第01973号行政判决书中认定第1708652号商标在2010年12月14日之前已在第18类箱包、皮具等商品上达到驰名程度,构成驰名商标。

此外,原商标评审委员会、原国家商标局、国家知识产权局在几十份异议复审裁定、不予注册的决定中认定上述商标已构成驰名商标,对被异议商标不予注册,并认为商标在实际使用中,已经与中文爱马仕形成稳定对应关系。

一审法院认为,综合上述事实,足以证明在沪港建业公司使用被诉侵权标识前,爱马仕国际的爱马仕商标已经持续使用近二十年,且经过爱马仕国际及其关联公司的长期、广泛和大量地实际使用、宣传及推广,在中国境内具有极高的知名度和影响力,为相关公众广为知晓,依法应当认定原告第1708652号、第1636601号爱马仕注册商标在第18类箱包、皮具等商品上达到驰名程度,构成注册驰名商标”。并且山东省高级人民法院在第(2022)鲁民终2582号二审判决中对一审法院的观点也予以了认同。

案例二

浙江省高级人民法院在第(2023)浙民终344号二审判决中也认“从第1186674号注册商标的宣传或者促销活动的方式、持续时间、程度、资金投入和地域范围及曾被作为驰名商标受保护的记录看······异议人鹿王公司注册并使用在“羊绒衫”商品上的“鹿王及图”商标曾被该局认定为驰名商标,前述商标与该驰名商标近似,构成对驰名商标的抄袭和摹仿,故决定对前述商标不予注册。

江苏省南京市中级人民法院于2020年作出(2019)苏01民初3565号民事判决书,认定“鹿王公司第186674、6141822、3445837号注册商标在2013年之前已属于驰名商标”,该判决已生效。可见,鹿王公司早在2007年就已在央视通过播出“鹿王”形象广告进行宣传,且其第1186674号商标曾作为驰名商标多次受到保护。

综上,结合第1186674号注册商标自注册以来持续使用,鹿王公司销售收入巨大及销售区域广泛,鹿王公司宣传报道和取得的荣誉等事实,以及第1186674号注册商标作为驰名商标受到保护的记录等事实,足以认定在第18523156号商标于2015年12月17日申请注册以及案涉侵权行为发生前至今,为国内相关公众广为知晓并享有较高声誉。据此,根据《中华人民共和国商标法》第十四条规定,该院认定,使用在羊绒衫等商品上的第1186674号注册商标为驰名商标”

综上看,在商标异议、无效宣告等案件中处理过程中,对于曾被认定为驰名商标或曾适用《商标法》第十三条予以保护的商标,在该驰名商标知名程度一直延及至诉争案件处理期间的前提下,恰当使用“驰名商标保护记录”证据对于提高胜诉率具有重要意义。因此,要结合案件具体情况,充分使用此类证据以便充分维护驰名商标权利人的合法权益。

业务领域:
商标行政诉讼、商标民事诉讼、商标异议评审案件、驰名商标认定、商标及版权领域法律咨询
此案件代理人
禄珊 合伙人/执业律师 联系电话:010-68390839
邮箱:lushan@janlea.com.cn
擅长领域:商标行政诉讼、商标民事诉讼、商标异议评审案件、驰名商标认定、商标及版权领域法律咨询
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