我国在商标的注册保护方面，采取先申请原则为主，使用原则为补充。为了平衡商标注册人和商标在先使用人之间的利益，在不损害商标权注册取得制度的基础上，维护在市场上已经具有一定影响但未注册商标的在先使用人的权益，《商标法》第五十九条第三款明确规定了商标在先使用抗辩制度，平衡在后商标注册人和在先商标使用人之间的利益冲突，保护公平竞争的市场秩序。近期我所代理的一起商标侵权案件，历经一审、二审、再审，法院厘清了在先使用抗辩权成立的条件，并在本案中认定侵权人的在先使用抗辩不成立，维护了客户注册商标的合法权益。

案情简介

2019年，青岛好运贝贝服饰有限公司一纸诉状起诉到潍坊市中级人民法院，以潍坊市坊子区汇鑫服饰超市侵犯自身的“I ♡ MAMA” “I ♡ PaPa”商标注册商标专用权，要求停止侵权、赔偿损失等。

一审法院：

在先使用抗辩成立需要在先使用行为发生在商标注册人申请商标注册前，且在先使用行为需具有一定的影响。被告坊子汇鑫超市在本案中提交的（2019）鲁潍坊坊子证民字第644号公证书，足以证明被告坊子汇鑫超市在涉案商标申请注册前已销售了使用被控侵权的“I♡ Mama”、“I♡PaPa”字母、图形组合的婴幼儿服饰，具有在先使用行为，但是只有具有一定影响的在先使用行为才能阻却商标权利人禁止其在原使用范围内继续使用该商标，而被告坊子汇鑫超市提交的证据不足以证明其在先使用行为具有一定影响，因此，被告坊子汇鑫超市主张的在先使用抗辩，证据不足，本院依法不予支持。

据此，被告坊子汇鑫超市无正当理由，未经涉案商标权利人的许可，通过互联网销售的婴幼儿服饰上使用了与第25695169号“I♡PaPa”和第25692074号“I♡MaMa”注册商标近似的标识，足以造成相关公众的混淆，构成对第25695169号、第25692074号注册商标专用权的侵犯，依法应当承担相应的法律责任。

后青岛好运贝贝服饰有限公司、坊子汇鑫超市不服一审判决，提起了上诉。

二审法院：

坊子汇鑫超市一审提交的证据证明坊子汇鑫超市在涉案商标申请注册前已销售了使用被控侵权的“I♡ MAMA”“I ♡ PaPa”字母、图形组合的婴幼儿服饰，具有在先使用行为，该时间早于青岛好运贝贝公司的涉案商标注册申请日期。依据本院二审查明的事实，截止涉案商标专用权申请之日，坊子汇鑫超市通过杭州阿里巴巴公司1688网上销售平台共计销售额为382435.02元，订单数量550份，销售数量38003件，另考虑到坊子汇鑫超市尚未统计线下实体店的销售情况，可以认定坊子汇鑫超市持续销售的婴幼儿服饰的行为具有一定影响。依据上述法律规定，青岛好运贝贝公司无权禁止该使用人在原使用范围内继续使用该商标，但坊子汇鑫超市应注意附加适当区别标识，且不得标注注册商标专用标志®。由此，对坊子汇鑫超市关于不承担涉案商标专用权的侵权责任的主张，本院予以支持。

后青岛好运贝贝服饰有限公司不服二审判决，委托我所提起了再审。

最高人民法院再审认定：

首先，根据北京知识产权法院作出的生效判决，已认定坊子区汇鑫超市经营者王成英商标使用行为相对于本案第25692074号注册商标不构成在先使用并有一并影响。

其次，从双方当事人对涉案商标的使用情况看，坊子汇鑫超市的商标使用行为主要集中在杭州阿里巴巴公司运营的特定网络平台上，而根据杭州阿里巴巴公司提交的证据，青岛好运贝贝公司对涉案商标的使用时间早于坊子汇鑫超市的商标使用时间，坊子汇鑫超提交的证据也不能证明证明其在先使用了涉案商标并具有一定影响。坊子汇鑫超市对此应当承担不利的法律后果。

综上，结合本案再审期间的全部证据，尚不足以认定坊子汇鑫超市的在先使用抗辩成立，坊子汇鑫超市的商标使用行为侵犯了青岛好运贝贝服饰有限公司的注册商标专用权，应依法承担相应的法律责任。

短评：

《商标法》第五十九条第三款规定“商标注册人申请商标注册前，他人已经在同一种商品或者类似商品上先于商标注册人使用与注册商标相同或者近似并有一定影响的商标的，注册商标专用权人无权禁止该使用人在原使用范围内继续使用该商标，但可以要求其附加适当区别标识。”

构成要件如下：

1.在商标注册人申请商标注册前已经使用；

2.先于商标注册人使用；

3.在商标注册人申请商标注册前的使用达到“有一定影响”的程度；

4.不得超出原经营商品或服务、原经营区域等原使用范围；

5.商标注册人要求其附加适当区别标识的，在先使用人应当附加区别标识。

商标是企业的无形资产，建立商标体系，优化商标布局，保全使用证据，维护品牌效益道阻且长，本案历经一审、二审、再审，通过公证等保全证据，青岛好运贝贝服饰有限公司以商标使用在先、注册在先成功维护了自身的合法权益，也为日后的品牌发展敲响了警钟，商标注册要趁早，早申请、早使用。