共存协议在不予注册复审案件中的适用
2023-03-15 商标 蔡晓琼

在商标代理案件中,共存协议多用于驳回复审案件。当申请商标被国家知识产权局引证在先近似商标驳回,作为清除在先引证障碍的途径之一,申请人与引证商标所有人通过协商达成共存,寻求获得申请商标注册的机会。而共存协议不仅适用于驳回复审案件,也可以适用于不予注册复审案件。

案例分享

我所代理异议人对“ICONIX”商标提起了异议申请, 国知局裁定被异议商标与异议人的引证商标“ICON”构成类似商品上的近似商标,被异议商标不予核准注册。被异议人不服国知局裁定,提起不予注册复审申请。在不予注册复审审查期间,申请人(即原被异议人)与原异议人达成和解,因此原异议人放弃不予注册复审答辩,并在答辩期到期后两个月内完成了共存协议的公证认证手续。随后,原异议人与申请人分别向国知局提交了共存协议(其中经公证认证的共存协议原件由原异议人提交),同时原异议人主张自愿撤回异议申请。国知局最终认可共存协议,且认为被异议商标与引证商标整体尚有一定差异,故二者不构成《商标法》第三十条所规定的情形,被异议商标予以核准注册。

分析总结

通过以上案例,在不予注册复审程序中,如果被异议商标与引证商标整体具有一定差异,在双方达成和解并能在不予注册复审裁定前将共存协议的公证认证件原件提交国知局,同时原异议人明确主张撤回异议的情况下,国知局通常是认可共存协议的。所以,当申请商标被他人提起异议,在被异议商标与引证商标构成近似但存在差异的情况下,也可以尝试与对方洽谈和解,通过达成共存协议的方式,获得申请商标的注册。

但需要注意的是,共存协议还需要满足基本的形式要件:

首先:共存协议应当真实、合法、有效,是双方真实意思表达,且不存在损害国家利益、社会公共利益和第三人合法权益等情形,否则不会被采纳。

其次:共存协议要明确载明诉争商标的具体信息,但附条件或者附期限的共存协议一般不予采信, 比如说共存协议明确附加了付款条件、有效期限等等。

此外,《北京市高级人民法院商标授权确权行政案件审理指南》也明确指出“引证商标与诉争商标的商标标志相同或者基本相同,且使用在形同或者类似商品上的,不能仅以共存协议为依据,准予诉争商标的注册申请”。国知局在不予注册复审案件中审查共存协议时也会考虑被异议商标与引证商标的近似度,以及商标共存是否会造成相关公众的混淆和误认。

业务领域:
商标注册申请、转让、续展、许可备案、商标异议、撤销、商标评审、法律咨询等
此案件代理人
蔡晓琼 高级合伙人/资深商标代理人 联系电话:010-68390859
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