关联关系与恶意认定——由“FELIX”商标无效宣告案件谈《商标法》第四十四条第一款的成立
2023-02-15 商标 廖辰

2022年3月29日,国家知识产权局发布了《国家知识产权局关于持续严厉打击商标恶意注册行为的通知》,对于全国知识产权系统将打击商标恶意囤积行为常态化后取得的成效作了总结,并且明确了将进一步将强化整治以“囤商标”“傍名牌”为突出表现的商标恶意囤积和商标抢注行为,在此之中,明确继续打击的典型扰乱商标注册秩序的违法行为即包括:大量复制、摹仿、抄袭多个主体具有一定知名度或者较强显著性的商标或者其他商业标识的行为,还明确了要“继续完善有关审查标准、操作规程和程序规范,在法律赋予的裁量空间内最大程度防范和规制商标恶意注册行为。”

由上可知,国家知识产权局对于涤除“商标恶意注册行为”这股歪风邪气的决心是非常大的,然而,俗话说,上有政策下有对策,商标恶意注册行为的实施主体也在采取更为隐蔽的方式以绕开国知局的打击,因此,在办理商标无效宣告行政案件过程中,作为商标代理律师,应当根据案件事实,对于争议商标所有人是否存在《商标法》第四十四条第一款规定的“恶意注册行为”的情形作出多个角度的分析,在此,笔者就以一个案件为例子来分享一下相关经验。

欧科拉食品瑞典公司对上海逸泉食品有限公司核定使用于第30类“调味品;咖啡;茶;藕粉;番茄酱(调味品)”商品上的第19468079号“FELIX”商标(以下简称“争议商标”)向国家知识产权局提起无效宣告请求,国知局作出商评字[2019]第0000305845号无效宣告请求裁定书,认定争议商标应予维持。

欧科拉食品瑞典公司不服被诉裁定,向北京知识产权法院提起行政诉讼,案号(2020)京73行初15167号,北京知识产权法院作出一审判决认定:“除本案争议商标外,争议商标的申请人还在先注册‘努培NUPPI’‘BORAS’‘布罗斯’‘布罗斯BORAS’‘ROBORAVE及图’‘MOLLERS沐乐思’等54件商标,多为对外国知名地名或商标的摹仿,且商品类别跨度较大,考虑其唯一股东与扬州峰创进出口有限公司的控股股东系同一人,而扬州峰创进出口有限公司亦申请注册了大量包括‘亚洲杯’‘NORRLANDS GULD’‘FIDEL CSATRO’‘FKC’‘PISTIONHEAD及图’‘Leafree’‘Scandic’等摹仿知名品牌、人名等的商标,前述行为具有复制、抄袭及摹仿他人商标的恶意,且超出了正常的生产经营需要,如不予制止,将扰乱商标注册秩序、损害公共利益、不正当占用公共资源,已违反了2014年商标法第四十四条第一款的规定,被诉裁定对此认定有误,本院予以纠正。”综上,一审法院判决被诉裁定应予撤销,国知局应就争议商标的无效宣告请求重新作出裁定。

本案中,法院综合考虑了如下因素:

(一)争议商标原注册人及其关联公司的控股股东均为同一自然人,其商标注册申请、转让等行为具有较大的同步性和关联性

本案中,争议商标是经转让而至“上海逸泉食品有限公司”名下,争议商标原注册人为“峰创中国有限公司”,其唯一股东为“王如锋”,同时也是“扬州峰创进出口有限公司”控股占比90%的股东。在案件审理时,“峰创中国有限公司”名下有54枚商标,“扬州峰创进出口有限公司”名下有126枚商标,其中均有多枚抄袭他人名下品牌的商标。另外,根据中国商标网上的记录,争议商标原注册人将争议商标转让给“上海逸泉食品有限公司”的同一天,“扬州峰创进出口有限公司”也将其名下的一枚抄袭他人品牌的商标转让给了“上海逸泉食品有限公司”,由此,争议商标原注册人及其关联公司的商标转让行为具有同步性,证明两公司是在同一控制人的指令下对这些恶意注册的商标进行处置,故而两公司具备密切关联,“扬州峰创进出口有限公司”的恶意注册事实也应在本案中予以考量。

(二)争议商标原注册人及其关联公司抢注商标的特点具有同一性

本案中,争议商标“FELIX”是抢注来自瑞典的“欧科拉食品瑞典公司”的知名调味品品牌,其在2013年已经由其在中国的总经销商斯高迪(上海)贸易有限公司 (Scandic Trading Limited)向中国进口包括但不限于果酱、番茄酱、沙拉酱、烧烤酱等“FELIX”调味类产品。争议商标申请日期为2016年3月29日,争议商标原注册人名下的多件抄袭他人品牌和地名的商标均与北欧相关,如“BORAS”“布罗斯”等商标即是抄袭瑞典的同名城市、“MOLLERS沐乐思”是抄袭挪威的知名鱼油品牌;而争议商标原注册人关联公司名下的“NORRLANDS GULD”“PISTIONHEAD及图”商标均是抄袭瑞典知名的啤酒品牌,“Scandic”甚至抄袭了“欧科拉食品瑞典公司”的中国经销商的英文名称。由此可见,上述两公司抄袭的商标有很大一部分均是来自于北欧的品牌,且争议商标原注册人抄袭了“FELIX”商标,争议商标原注册人关联公司抄袭了“FELIX”商标的中国经销商的名称,很难认定两公司之间没有任何关联。

在综合考虑上述因素的情况下,法院认定争议商标违反了商标法第四十四条第一款的规定,将争议商标予以宣告无效。

法院在审理本案的过程中,充分考虑了争议商标原注册人及其关联公司均受同一自然人控制的共同性,以及上述两公司名下抄袭他人品牌商标的共同点,最终考量了争议商标原注册人关联公司的恶意注册事实,将争议商标在全部核定使用商品上予以无效,既符合《商标法》的立法精神,又符合当今强力打击恶意注册的执法风向,对维护商标管理秩序,维持风清气正的市场秩序具有非常正向的推动作用。

无独有偶,在(2018)京行终5456号行政判决书中,北京市高级人民法院将与该案涉案商标注册人广州惠氏公司的股东或者高层管理人员具有关联关系的德创公司及正爱公司的商标恶意注册行为也予以考虑,认定涉案商标构成商标法第四十四条第一款的情形。在(2019)京行终3261号行政判决书中,北京市高级人民法院综合考虑该案涉案商标注册人盖薇格瑞北京公司及其关联公司名下共同申请注册了200余枚商标,但无法证明其对上述具有真实使用的意图,认定涉案商标构成商标法第四十四条第一款的情形。

由此可见,在商标无效宣告行政诉讼案件中,判断商标是否构成四十四条第一款的情形时,对应商标注册人的关联公司的恶意注册行为应予考量的审查标准,已经在司法实践中被多次予以认可。由此,在办理类似案件时,代理人应当着重发现涉案商标所有人是否有通过设立关联公司等其他方式持有大量抢注的商标的情形,向商标行政机关和法院提供相关证据,阐述相关理由,尽力促使自己的主张得到支持,也是对国家知识产权局打击“商标恶意注册行为”的精神的积极响应。

笔者所在的北京市正理律师事务所的李淑华律师带领的法律服务团队为欧科拉食品瑞典公司提供了本案一审诉讼的全程法律服务。

争议商标:

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业务领域:
商标异议、商标无效宣告、商标撤销、商标驳回复审及其他评审案件,诉讼及非诉业务
此案件代理人
廖辰 执业律师 联系电话:010-68390848
邮箱:lchen@janlea.com.cn
擅长领域:商标异议、商标无效宣告、商标撤销、商标驳回复审及其他评审案件,诉讼及非诉业务
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