突破地名限制获准商标注册申请之再探究
2022-03-18 商标 安彩虹

在商标注册审查实践中,国家知识产权局在审理涉及商标法第十条第二款的地名条款时,对于含有地名的商标,一般会采取较为严格的审理标准。正如西方一句著名法谚“有规则就有例外”,商标法和商标审查及审理标准在原则规定基础上亦明确规定了地名可以注册和使用的例外情形,以下就结合我司代理的“香港李锦记HONG KONG LEE KUM KEE及图”和“MARIONNAUD PARIS MARIONNAUD PARIS 1984”共3件商标驳回复审案件探究一下含地名商标的审理标准在实践中的适用。

案例一:

李锦记有限公司是一家在中国香港地区注册、在广东地区投资建厂并且其产品行销全国的调味品行业的知名民族企业,曾于2019年9月10日分别在第29类和30类商品上申请注册了第40937852号和40937851号“image.png”商标,国知局经过审理下发《商标驳回通知书》认为:该标志含有“香港”,为我国县级以上行政区划地名,不得作为商标使用。

众所周知,香港,英文为Hong Kong,属于商标法第十二条第二款规定的“县级以上行政区划的地名”。本案中,代理人分析了申请商标各个组成部分的显著性和地位,充分阐述了李锦记有限公司在香港成立、在内地发展壮大的悠久历史,证明“李锦记”品牌来源于香港,其自身长久累积的知名度与香港密不可分,“香港”在商标中仅起到真实标志申请人所在地的作用,并且,申请人以往曾获得过带有“香港”字样的商标在中国的注册,积极说服审查员准予该商标的注册。目前,国知局经过审理已下发裁定,认为申请商标中的“香港HONGKONG”虽为县级以上行政区划的地名,但该部分与其他显著特征的标志相互独立,且申请人地址确在中国香港地区,该文字仅起真实表示申请人所在地作用,故申请商标不属于《中华人民共和国商标法》第十条第二款所指不得作为商标注册的标志,并最终决定申请商标在复审商品上的注册申请予以初步审定。

案例二:

玛丽奥诺香水简易股份公司旗下的“Marionnaud Paris玛莉娜”是法国著名高端美妆零售品牌,该公司曾于2020年5月29日在第3类商品上申请注册了第46761675号“ image.png”商标,国知局经过审理下发《商标驳回通知书》,认为:该标志中“PARIS”译为“巴黎”,属于公众知晓的外国地名,不得作为商标使用。与案例一类似情形,“PARIS”译为“巴黎”,巴黎是法国的首都和最大城市,是法国的政治、经济、文化和商业中心,属于世界一线城市,显然是我国公众知晓的外国地名。本案中,代理人详细分析了该商标各个组成部分的内容和结构、阐述了申请人在巴黎成立、发展的悠久历史、以及“Marionnaud”品牌自身长久发展所获得的知名度、以及相同商标在法国获得注册的证明、以及来自巴黎的企业在中国注册的带有“PARIS”字样的商标的先例等,积极说服审查员准予该商标的注册。后经过驳回复审程序,国知局认为,虽然申请商标含有“PARIS”,但申请商标所含地名与具备显著识别特征的“Marionnaud”相互独立,地名仅起到真实表示申请人所在地的作用。故申请商标未违反《商标法》第十条第二款的规定,并最终决定:申请商标在复审商品上的注册申请予以初步审定。

案件简评

《商标法》第十条第二款规定:县级以上行政区划的地名或者公众知晓的外国地名,不得作为商标。但是地名具有其它含义或者作为集体商标、证明商标组成部分的除外;已经注册的使用地名的商标继续有效。

商标法十二条第二款中的“县级以上行政区划”包括县级的县、自治县、县级市、 市辖区;地级的市、自治州、地区、盟;省级的省、直辖市、自治区;两个特别行政区即香港、澳门;台湾地区。“县级以上行政区划的地名”以我国民政部编辑出版的《中华人民共和国行政区划简册》为准。县级以上行政区划地名包括全称、简称以及县级以上的省、自 治区、直辖市、特别行政区,省会城市、计划单列市、著名旅游城市名称的拼音形式。“公众知晓的外国地名”是指我国公众知晓的我国以外的其他国家和地区的地名,地名包括全称、简称、外文名称和通用的中文译名。因此把县级以上行政区划地名和公众知晓的外国地名申请商标,一般情况下很难被核准。

2016年原商标局和商标评审委员会联合编撰的《商标审查及审理标准》第一部分“不得作为商标的标志的审查”中关于含有地名的商标的审查规定第三段规定、商标所含地名与其他具备显著特征的标志相互独立,地名仅起真实表示申请人所在地作用的,除外。

具体到以上案例情形,我们总结几个关键共性问题如下:

一、从商标本身排列组合方式和结构来看,地名部分和其他显著部分是相互独立的,且地名部分处于非显著识别部分

从商标本身的排列组合方式和结构来看,以上述案例为例,商标整体除了包含作为地名的“香港HONGKONG”和“PARIS”,还包含其它显著识别的文字或其它图形等要素,且地名部分与其它部分相互独立,字体相对较小,通常位于其它显著识别部分的正下方或者上方,而非整枚商标的正中间核心位置。

二、商标中的地名应是商标申请人真实所在地

商标中含有的地名应是商标申请人真实所在地,若商标包含地名,而申请人并非来自该地,使用在指定商品上,容易使公众发生产地误认,这种情况下会违反《商标法》第十条第一款第(七)项“带有欺骗性,容易使公众对商品的质量等特点或者产地产生误认的,不得作为商标使用”的规定。

三、商标中显著识别部分作为品牌具有悠久的历史,或者基于长期使用获得较高知名度,能够起到对应申请人的产源识别作用

以上案例中的“李锦记”是国际知名中式酱料品牌,拥有百余年历史,在我国家喻户晓,而“Marionnaud Paris玛莉娜”是来自法国的高端香水、化妆品零售巨头,作为商标的显著识别部分,已经过长期的使用,享有较高的知名度和影响力,与申请人之间已建立唯一确定的对应指向关系。因此,申请商标具有较强的品牌识别力,能够发挥识别商品来源的功能。而地名作为非显著识别部分,仅是为了真实表示申请人所在地,符合商业标识使用惯例。

基于以上,一方面,商标申请人真实地来源于该地区,因此不会导致消费者对商品或服务来源产生误认,另一方面,由于商标本身所具有的独立显著识别部分以及经过使用所获得的品牌识别力,申请商标可以唯一确定地指向申请人,可以起到发挥识别商品来源的功能。因此,申请商标中含有的地名仅是为了真实表示申请人所在地,符合商业标识使用的惯例,从而说服了审查员准予以上商标获准注册。

经验总结与思考:

对含地名商标注册违法性例外规定的运用,审查员一般在商标注册审查程序中无法对例外情形进行判断,需要当事人启动复审程序,并在驳回复审程序中积极举证,充分阐述含地名的商标的注册不会发生任何误导公众之情形,其标识可以发挥商标识别商品或服务的来源或提供者的功能,并结合类似案例的审理标准,证明含地名的申请商标具备可注册性。

上述三件商标能够作为商标在中国内地获准注册和使用,也提醒我们在代理涉及该条款的案件或者接受商标咨询时,应深入分析该枚商标的整体和主要部分的特征,地名词汇的作用以及商标注册是否能起到区分商品或服务来源的作用和功能,在保护公共利益和公共秩序的前提下实现对于私权的合理性、有限度的保护。

总的来看,由于商标法对地名商标的限制性规定以及商标注册审查程序的设置规定,包含县级以上行政区划的地名或公众知晓的外国地名的商标的核准注册之路会比较“曲折”。从节省成本提升注册效率的方面来看,一般不建议申请包含县级以上行政区划的地名或公众知晓的外国地名的商标。但是,如果商标符合地名注册的例外规定和情况,且含地名商标对申请人非常重要,或基于历史原因早有地名的系列注册商标,抑或地名商标已经投入使用的情况下,可积极争取复审,以实现对于客户商标利益的最大保护。

至此,如上三件商标保护获得阶段性成功,北京正理商标公司的法律服务团队为本案涉及的李锦记有限公司、玛丽奥诺香水简易股份公司提供了驳回复审案件的全程法律服务。

业务领域:
商标异议、商标驳回复审、商标撤销、商标无效宣告及其他评审案件、驰名商标认定、法律咨询
此案件代理人
安彩虹 合伙人/律师/资深商标代理人 联系电话:010-68390830
邮箱:an@janlea.com.cn
擅长领域:商标异议、商标驳回复审、商标撤销、商标无效宣告及其他评审案件、驰名商标认定、法律咨询
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