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实用新型专利也能打4000万赔偿?
2021-11-05        行业资讯        来源: 沪上知识产权圈

01案情简介

一. 法院判决

格力公司于2008年4月25日提出了名为“一种空调机的室内机”的实用新型专利申请,专利号为ZL200820047012.X,并于2009年5月20日获得授权。

2017年1月,格力公司以奥胜公司侵害该实用新型专利权为由,向广州知识产权法院提起诉讼,广州知识产权法院于2018年4月作出(2017)粤73民初390号民事判决,判决奥胜公司赔偿格力公司经济损失人民币4000万元。

奥胜公司不服一审判决,向广东省高级人民法院提起上诉,广东省高级人民法院于2019年8月30日作出(2018)粤民终1132号二审判决,认定奥胜公司构成恶意侵权,并维持了广州知识产权法院关于4000万损害赔偿的判项。

二. 无效结果

在诉前及诉讼过程中,奥克斯对此实用新型先后提出五次无效涉案专利,但该专利至今仍维持有效。

请求人于2015年7月7日向专利复审委员会提出了无效宣告请求(案件编号5W108586),于2015年9月30日再次向专利复审委员会提出了无效宣告请求(案件编号5W109099)。本次无效在专利权人于2015年12月4日提交的权利要求5、8、9以及引用这些权利要求的权利要求12-14和16-17的基础上继续维持该专利有效。

随后奥克斯分别对其提起两次无效,两次无效合并审理并于2019年04月26日作出维持决定号为wx28904的无效决定。

对此,奥克斯仍然不服,请求人又再次于2019年3月8日向国家知识产权局提出无效宣告请求。国知局最终审理,该专利维持有效。

02涉案专利的权要争议

该案的主要争论修改后的权利要求5、8、9修改后的权利要求具体如下:

1. 一种空调机的室内机,包括由面板(2)、外壳(3)及底壳(4)组成的主体(1),位于所述主体(1)内的通风机(7),位于所述主体(1)内、半环绕在所述通风机(7)的周向方向的热交换器(6),所述热交换器(6)包括邻近所述面板(2)的前侧热交换器(61)和远离所述面板(2)的后侧热交换器(62),还包括:

位于所述前侧热交换器(61)的下方、具有凹槽的前接水槽(4a),位于所述后侧热交换器(62)的下方、具有凹槽的后接水槽(4b),所述后接水槽(4b)呈倾斜设置,且所述后接水槽(4b)的低端通过具有凹槽的第一引水槽(4c)与所述前接水槽(4a)的对应端连接,在所述前接水槽(4a)底部的至少一端设有排水孔(43a),所述底壳(4)、所述前接水槽(4a)、所述后接水槽(4b)、所述第一引水槽(4c)一体成型;

其特征在于,所述通风机(7)包括贯流风叶(7a)、与所述贯流风叶(7a)一端连接的驱动电机(7b)、以及与所述贯流风叶(7a)的另一端连接的支承装置(7c),所述支承装置(7c)包括带空心圆柱结构、且内侧带有突部的轴承胶圈座(72c)以及位于所述轴承胶圈座(72c)内侧、与所述轴承胶圈座(72c)相配套的轴承胶圈(71c)。

5.根据权利要求1所述的室内机,其特征在于:

所述室内机还包括半环绕在所述通风机(7)邻近所述面板(2)的一侧、位于所述前侧热交换器(61)下方的风道前侧壁(8c),在所述风道前侧壁(8c)的末端设有挡风件(81c)。

7. 根据权利要求1所述的室内机,其特征在于,还包括:

位于所述支承装置(7c)上方、所述轴承胶圈座(72c)外侧的换热器支架(12),所述换热器支架(12)按压热交换器(6),将所述热交换器(6)一端固定在底壳(4)上。

8. 根据权利要求7所述的室内机,其特征在于:

所述换热器支架(12)与热交换器(6)端部相接的部位设有至少一个第三凹部(12b),在所述第三凹部(12b)下方设有带凹槽且可与所述第三凹部(12b)相接的第二引水槽(12a),所述第二引水槽(12a)与所述前接水槽(4a)或者所述后接水槽(4b)相通。

9. 根据权利要求1所述的室内机,其特征在于:

在所述支承装置(7c)上,设有向下突出的插条(74c)和卡扣(73c),所述底壳(4)还包括第一支承部(4e),所述第一支承部(4e)上设有与该插条(74c)相适应的插槽(41e)及与所述卡扣(73c)相配合的扣孔(42e),所述第一引水槽(4c)位于所述支承装置(7c)的下方,与所述插槽(41e)一体设计。

03无效应注意的要点

一. 合理的上位布局

在本案在五次的无效过程中,请求人的证据结合公知常识不足以给出权利要求5、8、9的技术启示,或者所公开使用的证据不足以证明权利要求5、8、9无效的举张。

对于本案而言,处理无效时应该在撰写的过程中紧扣技术问题,围绕创新点进行合理的概括,获得较宽范围的独立权利要求,并对从属权利要求进行横向和纵向的布局。

横向上,从属权利要求的新增技术特征并列引用,以使得从属权利要求四肢更加健全;纵向上,对各新增技术特征进一步限定,层层推进,以使从属权利要求血肉饱满、四肢发达。

范围较宽的独权,相对很容易被无效。如果对其从属权利要求新增特征,并对特征进一步限定,予以详尽的保护,则稳定性会更高。

因此,对权利要求进行合理的上位概括、拓展,以及权利要求层次的布局,构造出不同的防线,既能有效构建合理的保护范围,又能区分于现有技术,降低被无效的风险,避免因独立权利要求和从属权利要求的不合理布局以及引用导致在无效过程中对权利要求的修改产生制约。

二. 注意修改的不确定性

本案为实用新型,没有经过实质审查。因此在无效的过程中,需对权利的稳定性进行实质性的验证,并在无效的过程中通过合理的修改以保证权利的稳定性以及可诉性,避免修改后的权利要求因修改不恰当造成在侵权过程中,被控侵权方进行现有技术抗辩构成不侵权。

而且笔者发现,专利权人在2008年12月18日还就同样的内容提出了一件申请号为200810220236.0的发明专利申请,并最终获得授权,授权公告号为CN101749793B,该发明专利的授权文本的独立权利要求相较于其公开文本而言加入了涉案专利经过无效宣告程序后的权利要求5、13和14限定的技术特征,从而在符合三性的前提下,克服了不符合专利法第9条的缺陷而最终获得授权。

对于上述操作而言,后者的发明在经过实质审查的过程中,为了能够获得授权进行了权利要求的修改,这种修改的不确定性致使其在无效的过程中容易造成现有技术抗辩成功,导致对方不侵权。

总结与启示

一. 案件小结

对于本案而言,实用新型虽然在审查过程中不经过实质审查程序的审查,权利稳定性存疑,但是倘若通过对权利要求合理的布局以及说明书围绕技术问题、技术方案以及技术效果对发明点进行合理的展开叙述,让权利要求的内容在说明书中得到充分的支持,以备且能够保证后续在无效的过程中,权利要求达到的效果能够得到说明书的印证,独立权利要求在后续伴随诉讼的无效的过程中仍然是可以通过合理的修改以达到制约侵权人的目的。

反观另一件就同样内容申请的发明而言,由于经过实质审查,权利的稳定性虽高,但是,在前期审查的过程中对独立权利要求进行不合理的修改,致使保护范围受限,可能会导致在侵权过程中被控侵权人以现有技术抗辩来举张不侵权之举。所以说,虽然说稳定性较高,保护时间较长,但是在面对侵权诉讼时,却显得无力。

因此,笔者认为,在案件申报的过程中,可以选择合理的案件申报类型。从案件本身的创造性、审查程序以及后面的无效侵权等角度进行多方位考量,能够更有效的起到保护作用。而不是说发明就一定很好,实用新型就一定不如发明。在保护这条路上没有好坏,只有保护效力的大小问题。

对于组合类或者说创造性一般的实用新型而言,由于实用新型自身审查的特点以及对创造性的要求,在后续的过程中,说不定是可以起到大作用的。

而对创造性本身就不是很高或者一般的来说,选择申请发明的类型而言,在后续的审查过程中势必会进一步减缩权利要求以达到授权的目的。

若在减缩的过程中能够做到合理减缩的话,对后续的侵权的影响会较小,但是若在对于独立权利要求不具备创造性、多个从属特征具备创造性的情况下,就需要代理人从产品本身的结构设计特点、行业背景等多角度进行考量,进行合理的修改,以使修改后的权利要求既能够保证稳定性,又能够保证可诉性。

因此对于代理人而言,在发明的实质审查过程中把握减缩的尺度,平衡授权和侵权这杆秤尤为重要。

二. 关于本案的启发

(1)对于代理人而言,在撰写案件的时候,基于案件本身的改进以及创造性的评判时,可结合产品本身的发展状况进行合理的选型,以确保案件的授权和后续的侵权能够有效平衡。

(2)对于代理人而言,在案件的撰写的过程中要清楚的与现有技术划界、选择合理的独立权利要求的范围,并对从属权利要求进行合理的布局,做到进可攻,退可守的目的。

在审查意见答复的过程中,能够从产品本身的发展状况、行业情况、结构设计特点等,合理的进行权利要求的修改,以备在后续侵权过程中由于禁止反悔原则带来的制约,而造成对方不侵权。

(3)对于企业而言,可以跟代理机构有效沟通案件的背景以及大致的状况,以积极的阐述案件的创造性的点,便于合理的选型,避免案件撰写过程中,创新点的丢失或者案件的布局不合理,导致在侵权诉讼过程中败诉。


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